商標保護的關鍵是要取得法律承認的商標專用權。由於在國內已獲得註冊的商標受保護具有地域性,因此商標所有者要想在國外取得商標保護,就要在國外進行商標註冊。
(一)國內商標持有人要想在國內的註冊商標得到國外的保護,必須要進行國外商標註冊是關鍵。
(1)國內商標持有人在國內的註冊商標不等於在國外也承認其已註冊,會受到保護。雖然國內商標持有人巳在我國獲得商標註冊,受我國商標法律的保護,但是該保護具有地域性,其只在我國領土內受到法律保護,要想在國外取得商標保護,就要在國外進行商標註冊。
(2)國內商標持有人可以選擇通過馬德里國際註冊的方式。商標在國外註冊有兩種途徑:馬德里國際註冊(僅限其成員國)和逐一國家註冊。但是我們認為最好是選擇馬德里國際註冊,辦理國際註冊。因為:
第一,我國於1989年10月4日加人《馬德里協定》,成為了《馬德里協定》成員之一,國內商標持有人作為該協定的成員國的國民,根據《馬德里商標國際註冊實施辦法》第3條、第4條第1款的規定,國內商標持有人在我國設有真實有效的工商營業場所,具有中國國籍,並取得了國內商標註冊,國內商標持有人當然可以根據《馬德里協定》申請註冊商標的國際註冊。
第二,截至到2004年11月15日,《馬德里協定》共有77個成員國,一旦國內商標持有人申請了國際註冊商標並獲得國際註冊商標,該商標在其他成員國都受保護,其保護範圍十分廣泛。
第三,如果國內商標持有人逐一向各需要國家進行註冊,該商標的註冊費用非常高,一般來說,如果一個企業在每個國家都申請註冊商標的,費用要幾百萬,商標多的企業費用高達幾千萬,十分昂貴,這對於國內商標持有人來說十分不划算而通過馬德里國際註冊要便宜得多,從這點來說選擇馬德里國際註冊更加經濟。
(二)國際商標註冊的程式和國內商標持有人在申請過程中應當注意的事項:
第一,提交商標註冊申請。根據《馬德里商標國際註冊實施辦法》第5條的規定,國內商標持有人可以直接到商標局辦理,或者將申請書郵寄給商標局辦理,或者委託商標代理機構辦理3如果國內商標持有人派人親自辦理的,應當填寫商標局印製的“商標國際註冊申請書”,然後商標局提供翻譯,將該申請書翻譯成英文或法文,國內商標持有人則需要向商標局交納翻譯費。注意,填寫國際商標註冊申請書時應當字跡工整、清晰,專案齊備,文字規範、準確,如未按照規定填寫的,商標局則會退回申請書。
另外,在提交國際商標申請的同時,國內商標持有人還應當提供以下附件:國內商標註冊證影印件1份;國內商標持有人申請國際註冊商標的資格證明1份,如營業執照影印件2件;商標圖樣2份,其尺寸不大於80mmx80mm,不小於20mmx20mm。
值得注意的是,國內商標持有人在提交國際商標註冊申請的同時,還應按規定預交國際註冊費,如不預交應視為國內商標持有人放棄申請。
第二,商標局審査。商標局收到申請資料後,會審查國內商標持有人的申請手續是否完備,審査國內商標持有人的商標是否在國內註冊;如申請手續不齊備則需要通知國內商標持有人限期補正,國內商標持有人應按期予以補正,如果期滿未補正,就視為國內商標持有人放棄申請,而不予受理;如果申請資料齊備,則由商標局註明申請日期簽字送往國際局。
第三,國際局審査。
第四,刊登公報及異議。若國內商標持有人申請提交的檔案資料符合規定,並交納了註冊費用,國際局審定通過後,在世界智慧財產權組織《國際商標公告》出版的次月一日起3個月內予以公告。公告期內,任何單位或個人均可以提出異議。
第五,註冊。如果公告期滿無人提出異議的或異議不能成立的,國際局對國內商標持有人提出申請的商標立即註冊,並在專刊上公佈。
值得注意的是,國內商標持有人在國際局進行註冊並不能使該商標在締約國內自動受到保護。國內商標持有人想要使註冊商標受哪個締約國保護,則應當在提出商標註冊申請時一併提出領域延伸的要求,指定要求保護的國家。